Wer sich eine Marke für seine Waren und Dienstleistungen schützen lässt, unterliegt zugleich einem Benutzungszwang. Der Benutzungszwang besagt, dass der Inhaber der Marke unter anderem keinen Unterlassungsanspruch geltend machen kann, wenn er seine Marke zuvor nicht fünf Jahre lang genutzt hat. Die Benutzung der Marke muss wiederum entsprechend ihrer Eintragung erfolgen. Der BGH musste sich nun mit der Konstellation befassen, dass der eingetragenen Marke Zusätze beigefügt wurden und die Marke mit diesen Zusätzen benutzt wurde. Reicht das aus um Unterlassungsansprüche geltend machen zu können?
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Was ist passiert?
Die Inhaberin einer angegriffenen Marke erhob gegen die ältere Marke (gegen die verstoßen worden sein soll) die Einrede der Nichtbenutzung und verteidigte sich hiermit unter anderem gegen den Verletzungsvorwurf. Aufgrund der Einrede der Nichtbenutzung, musste nunmehr der Inhaber der älteren Marken deren Benutzung innerhalb der letzten fünf Jahre glaubhaft machen. Der Inhaber der älteren Marke hatte an dieser ein ausschließliches Lizenzrecht vergeben. Die Lizenznehmerin benutzte die Marke „Dorzo“ in den letzten fünf Jahren allerdings nur mit Zusätzen wie „Dorzo-Vision ®", "DorzoComp-Vision ®" und "DorzoComp-Vision ® sine". Das Bundespatentgericht sah hierin keine Benutzung der eingetragenen Marke „Dorzo“. Der BGH schloss sich der Ansicht des Bundespatentgerichts an.
Die Entscheidung
Der BGH (Az. I ZB 6/16) stellte zunächst fest, dass es sich bei der Benutzung der Marke mit den Zusätzen um eine, von der eingetragenen Marke abweichende Benutzung gemäß § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG handele. Aufgrund dessen kam es maßgeblich darauf an, ob die abweichende Benutzung der Marke den kennzeichnenden Charakter der eingetragenen Marke ändere. Letzteres bejahte der BGH, da die angesprochenen Verkehrskreise in der Benutzung der Marke samt Zusätze, die eingetragene Marke nicht mehr erkennen würden. Die Zusammensetzung der Marke mit den Zusätzen werde als andere, einheitliche Marke wahrgenommen und nicht als zwei einzelnen Marken. Hierzu führte der BGH aus, dass insbesondere durch die gleichen Schrifttypen und die gleichen Schriftfarben der Marke, sich diese von den übrigen Angaben auf der Verpackung abheben. Hinzu kam, dass auch der Klang der Marke mit den Zusätzen eine einheitliche Wahrnehmung zuließe. So weise „Dorzo“ auf den Wirkstoff „Dorzolamid“ hin und „Vision“ auf den Anwendungsbereich, hier der Augenheilkunde. Schlussendlich spreche auch das ® für eine einheitliche Wahrnehmung der Marke und der Zusätze, da das hochgestellte ® nicht hinter der eingetragenen Marke, sondern erst hinter den Zusätzen angebracht wurde. Die eingetragene Marke wurde demnach nicht mit ihrem kennzeichnenden Charakter benutzt und die Einrede der Nichtbenutzung der Marke griff durch.
Fazit
Die Entscheidung des BGH führt plakativ vor Augen, wie wichtig die Benutzung der Marke mit ihrem kennzeichnenden Charakter tatsächlich ist. Wird die Marke mit Zusätzen und/ oder in abweichender Form benutzt, droht nicht nur das Unterliegen in einem Verfahren, sondern im schlimmsten Fall auch zum Verlust der Marke. Das gilt nicht nur für die Benutzung der Marke unmittelbar durch den Markeninhaber, sondern auch für die Benutzung durch den Lizenznehmer. Wer die Marke abweichend von der Eintragung nutzen will, sollte sich vorab zwingend rechtlich beraten lassen. Das gilt gleicher Maßen für Lizenzverträge. Auch hierin sollte konkret geregelt werden, in welchem Umfang und in welcher Form die Marke benutzt werden muss und darf und ob Zusätze möglich sind oder nicht und falls, ja welche.
Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.