Die Verwertung von Schutzrechten, insbesondere durch die Vergabe von Lizenzen ist für wirtschaftliche Unternehmen unabdingbar.
Umso wichtiger ist es, neben der Überwachung der eigenen Schutzrechte, bereits bei Vertragsverhandlungen auf die wesentlichen Elemente zu achten. Hierbei ist der jeweilige Einzelfall immer zu berücksichtigen um eine effektive und finanziell vorteilhafte Verwertung sicher zu stellen.

Die Verwertung von Schutzrechten erfolgt in der Regel entweder

1. durch Veräußerung oder

2. durch Vergabe von Lizenzen

Bei der Verwertung durch Veräußerung verbleibt im Bereich des Patentrechts bei dem Erfinder nur das sog. Erfinderpersönlichkeitsrecht, dass heißt das Recht als Erfinder bei der Anmeldung und Veröffentlichung benannt zu werden, §§ 37 Abs. 1, 63 Abs. 1 PatG. Das Schutzrecht als solches geht aber auf den Käufer uneingeschränkt über, mit der Folge das dieser frei darüber verfügen kann.

Bei der Lizenzvergabe handelt es sich hingegen grundsätzlich um eine beschränkte Rechteübertragung auf den Lizenznehmer. Es kommen zwei Varianten in Betracht. Zum einen die Vergabe einer einfachen Lizenz und zum anderen die Vergabe einer ausschließlichen Lizenz.
Der Lizenznehmer kann in beiden Fällen das Recht in vereinbartem Umfang nutzen und muss im Gegenzug Lizenzgebühren zahlen.

Eine weitere und in der Praxis wesentliche Unterteilung ist auch die Einordnung als Haupt- und Unterlizenz. Ohne besondere vertragliche Vereinbarungen bestehen beide Arten unabhängig von einander. Dass heißt auch bei Beendigung des Hauptlizenzvertrages bleibt der Unterlizenzvertrag mit allen rechtlichen Konsequenzen bestehen. Wirtschaftliche Risiken können nur durch geeignete rechtliche Regelungen eingeschränkt bzw. vermieden werden.

Die einfache Lizenz zeichnet sich dadurch aus, dass dem Lizenznehmer (nur) ein Benutzungsrecht eingeräumt wird. Er darf das Recht insbesondere nicht weiter veräußern, soweit keine abweichende Regelung getroffen wurde. Der Lizenzgeber bleibt weiterhin berechtigt, Dritten (u.U. auch Konkurrenten) weitere Lizenzen zu erteilen. Zudem darf der Lizenzgeber die Erfindung auch selbst weiter benutzen. 
Die Hauptpflichten der Vertragsparteien bei einer einfachen Lizenz sind somit für den Lizenznehmer die Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr und die Pflicht des Lizenzgebers zur Aufrechterhaltung des Schutzrechts.

Hingegen berechtigt die ausschließliche Lizenz den Lizenznehmer zur alleinigen Benutzung und Verwertung des Schutzrechts für die vorgesehene Lizenzzeit. Dass heißt, der Lizenzgeber ist insbesondere nicht befugt weitere Lizenzen zu vergeben. Es besteht hier also für den Lizenznehmer Konkurrenzschutz. Sollten vor der Vergabe einer ausschließlichen Lizenz bereits einfache Lizenzen vergeben worden sein, bleiben diese jedoch grundsätzlich bestehen (Bestands- und Sukzessitionsschutz). Auf diesen Umstand muss der Lizenzgeber bei Vertragsschluss hinweisen.

Im Rahmen von ausschließliche Lizenzen hat der Lizenznehmer folgende Pflichten:

1. Zahlung der Lizenzgebühr

2. Benutzung des Schutzrechts (hiervon ist u.U. Auch die Höhe der Lizenzgebühr abhängig)

Die Rechte des Lizenznehmers sind u.a.

1. alleiniges Benutzungsrecht

2. Geltendmachung und Durchsetzung der Rechte gegenüber Dritten (und auch gegenüber dem Lizenzgeber)

3. Befugnis zur Vergabe von Unterlizenzen

4. Übertragung der Lizenz

Der Lizenzgeber muss demgegenüber

1. das Schutzrecht aufrecht erhalten

2. nicht gegen das Benutzungsverbot verstoßen, dass heißt er darf das Schutzrecht nicht (mehr) selbst benutzen

3. die Nutzung durch den Lizenznehmer dulden.

Sowohl die Veräußerung als auch die Lizenzvergabe sind auch für zukünftige Erfindungen und für know-how möglich. Es gilt grundsätzlich die Vertragsfreiheit.

Im Rahmen der Verwertung von Arbeitnehmererfindungen/ Diensterfindungen gibt es hingegen Einschränkungen. Es muss zunächst ein Dienst- oder Arbeitsverhältnis tatsächlich zwischen Erfinder und Unternehmen vorliegen, da nur dann die zusätzlichen Regelungen des AErfG zu beachten sind.

Gemäß § 22 AErfG darf vor Meldung einer Diensterfindung nicht zu Ungunsten des Arbeitnehmers vom AErfG abgewichen werden. Es darf bspw. im Vertrag nicht vereinbart werden, dass dem Arbeitnehmer keine Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber in Bezug auf die Erfindung zustehen. Es dürfen auch keine Pauschalvergütungen für Erfindungen vorab vereinbart werden, da hierdurch eine etwaig höhere Vergütung zu Ungunsten des Arbeitnehmers ausgeschlossen wäre. Schlussendlich darf auch nicht vereinbart werden, dass sämtliche Erfindungen außerhalb der Arbeitszeit als Diensterfindung anzusehen sind, egal ob es sich um eine Erfahrungserfindung handelt oder nicht.

Zulässig sind hingegen Vereinbarungen, wonach der Arbeitnehmer auf technische Neuerungen hinzuarbeiten hat (Auftragserfindungen). Weitere zulässige Regelungen sind unter anderem der Verzicht des Arbeitgebers auf die Inanspruchnahme oder der Verzicht auf die Meldepflicht des Arbeitnehmers etc.

Vereinbarungen die das Verhältnis nach der Meldung der Diensterfindung erfassen oder die freie Erfindungen des Arbeitnehmers betreffen sind grundsätzlich jederzeit möglich.

Ich berate Sie zu diesem Themenkomplex jederzeit und helfe sowohl bei der Vertragsgestaltung als auch bei der Überwachung und Durchsetzung Ihrer Rechte.